Fecha: 20 de marzo de 2020

Una vez más, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) nos recuerda su posición con respecto a la coexistencia pacífica de signos en el mercado como prueba de la falta de riesgo de confusión y de asociación entre ellos. En pocas palabras, la evidencia de coexistencia pacífica entre dos marcas en el mercado por sí sola no es suficiente para eliminar el riesgo de confusión o de asociación como base para el rechazo de un registro marcario.

El TJCA emitió la Interpretación Prejudicial 65-IP-2019 el 19 de noviembre de 2019 como parte de una demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada ante el Consejo de Estado colombiano por el demandante Behr Process Corporation contra la Superintendencia de Industria y Comercio, buscando anular las resoluciones que rechazaron el registro de la marca “BEHR PREMIUM PLUS CON ESTILO” (mixta) en la Clase 2.

En la mencionada Interpretación Prejudicial, el TJCA indica primero que la coexistencia pacífica de signos se refiere al hecho que los signos en conflicto (signos idénticos o similares que identifican productos o servicios idénticos o similares) han estado presentes en el mercado durante un período prolongado de tiempo sin que surjan problemas de confusión, indicando que el término «pacífico» se refiere a que no hay conflicto legal pendiente ante ninguna jurisdicción en donde se advierta riesgo de confusión o asociación entre las marcas en cuestión.

El TJCA luego menciona que el análisis sobre el riesgo de confusión entre las marcas es prospectivo, ya que no pretende establecer si ha habido eventos reales de confusión, sino la posibilidad futura de riesgo de confusión o asociación ante los consumidores. Sin embargo, la coexistencia pacífica de signos, aunque por sí sola no es concluyente con respecto a la falta de riesgo confusión o asociación, puede tomarse como un indicio de la misma en un análisis retrospectivo. Así, cualquier persona que alegue la coexistencia pacífica de signos debe proporcionar evidencia adicional para respaldar la falta de riesgo de confusión o asociación entre las marcas en cuestión, por ejemplo, «análisis estadístico de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión«.

Finalmente, el TJCA concluye indicando que para que el argumento de coexistencia pacífica de signos tenga un efecto en el análisis sobre la registrabilidad de una marca, debe cumplir con los siguientes cinco (5) requisitos:

• La coexistencia de la marca debe ser pacífica, como se definió anteriormente.
• La coexistencia debe darse en el mismo mercado geográfico o virtual.
• La coexistencia debe tener lugar durante un período de tiempo razonable para tener incidencia efectiva en el consumidor, donde lo «razonable» dependerá de la naturaleza de los productos o servicios (es decir, productos básicos versus de lujo o productos disponibles de forma permanente versus productos de temporada).
• La coexistencia no puede estar presente para perpetuar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.
• La evidencia de coexistencia debe ir acompañada de otras pruebas que generen una convicción total sobre la falta de riesgo de confusión o asociación.

Así, al argumentar que no hay riesgo de confusión entre marcas porque las marcas en cuestión han coexistido pacíficamente en el mercado durante un período de tiempo largo, prepárese para presentar pruebas adicionales que respalden la percepción del consumidor que las marcas son diferentes y que identifican orígenes empresariales diferentes y no asociados (elementos básicos del riesgo de confusión y de asociación).