Fecha: 15 de febrero de 2019

La reciente Interpretación Prejudicial 453-IP-2017, emitida el 8 de noviembre de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), estableció las reglas sobre el debido proceso con respecto a las opiniones de expertos externos que las oficinas de patentes de los países miembros de la Comunidad Andina¹ pueden solicitar durante el examen de patentabilidad, según lo permite el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

El procedimiento de examen de patentes en la Comunidad Andina se rige básicamente por 3 artículos de la Decisión 486; Artículos 45, 46 y 47. El artículo 45 cubre el procedimiento principal de examen, indicando que la oficina de patentes notificará al menos un examen de patentabilidad, aunque puede realizar y notificar más exámenes si es necesario, cuando la solicitud de patente no cumple con uno o más de los requisitos de patentabilidad, momento en el cual el solicitante tiene 60 días para responder, con una única prórroga disponible de 30 días. El artículo 46, que es el foco del presente artículo y que cubriremos más detalladamente a continuación, entre otros aspectos, brinda a la oficina de patentes la posibilidad de solicitar: i) una opinión sobre la patentabilidad de la invención por parte de expertos, organismos técnicos o científicos idóneos, o de oficinas de patentes de otros países, y ii) documentación al solicitante sobre decisiones en torno a la patentabilidad de la misma invención en otros países, para lo cual el solicitante cuenta con 3 meses para proporcionarla. Finalmente, el Artículo 47 simplemente indica que el solicitante puede solicitar la suspensión del proceso de solicitud de patente cuando la oficina de patentes haya solicitado cierta documentación al solicitante en virtud del Artículo 46 (ver (ii) arriba), que aún no se ha obtenido o se encuentra en trámite ante una autoridad extranjera más allá de los 3 meses indicados. 

El artículo 46 de la Decisión 486, en lo que respecta a las opiniones sobre patentabilidad que la oficina de patentes puede solicitar como parte del procedimiento de examen, dice lo siguiente: 

“Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. (…)” 

El tema en cuestión con respecto al artículo 46 de la Decisión 486, que provocó parte de la Interpretación Prejudicial que estamos discutiendo, es que dicho artículo no establece un procedimiento específico para que la oficina de patentes notifique al solicitante con respecto a la opinión sobre patentabilidad solicitada a expertos, organismos científicos o técnicos idóneos u oficinas de patentes de otros países. El caso en cuestión involucró a la Oficina de Patentes colombiana (División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio), que presuntamente no le brindó al solicitante la oportunidad de argumentar con respecto a las opiniones de patentabilidad obtenidas de expertos por parte de la oficina de patentes colombiana durante el procedimiento de examen de patentabilidad en virtud del Artículo 46 de la Decisión 486. 

El TJCA, a través de la Interpretación Prejudicial 453-IP-2017, ha indicado que debido a la relevancia e influencia de tales opiniones de patentabilidad en el análisis de fondo de una solicitud de patente, el derecho del solicitante a contradecir tales opiniones sobre patentabilidad debe prevalecer, preservando el derecho al debido al proceso. El TJCA va más allá y establece las siguientes reglas y comentarios con respecto a la notificación al solicitante de tales opiniones de patentabilidad: 

1. Cada vez que la Oficina de Patentes obtenga una opinión sobre la patentabilidad de la invención por parte de expertos, organismos científicos o técnicos idóneos u oficinas de patentes de otros países, en virtud del Artículo 46 de la Decisión 486, se deberá notificar la misma al solicitante, dado que se trata de expertos, organismos y entidades ajenos a la oficina de patentes que examina.
2. No obstante el punto 1, si la oficina de patentes obtiene una segunda opinión sobre la patentabilidad para resolver los puntos controvertidos con respecto a una primera opinión sobre la patentabilidad, dicha segunda opinión debe notificarse al solicitante sólo si la segunda opinión contiene elementos, puntos o temas nuevos o diferentes con respecto a la primera opinión, independientemente de si la conclusión de la primera opinión es reiterada o no por la segunda opinión.
3. Si la oficina de patentes obtiene una opinión sobre la patentabilidad de la invención por parte de expertos, organismos científicos o técnicos idóneos u oficinas de patentes de otros países durante una segunda instancia, se aplican las reglas 1 y 2 anteriores.
4. Un experto externo, en el marco del Artículo 46 de la Decisión 486, es aquel que no tiene un vínculo laboral con la oficina de patentes, como un contrato de prestación de servicios o cualquier otro contrato que no implique una relación de dependencia.
5. Finalmente, la notificación de una segunda o posterior opinión sobre la patentabilidad de la invención por parte de expertos, organismos idóneos u oficinas de patentes de otros países no es necesaria, si la oficina de patentes observa que las modificaciones a las reivindicaciones efectuadas por el solicitante que originaron la solicitud de nuevas opiniones sobre patentabilidad por parte de la oficina de patentes, se efectuaron con fines eminentemente dilatorios. 

Resumiendo lo anterior, observamos que una opinión externa sobre patentabilidad en virtud del Artículo 46 de la Decisión 486, debe ser notificada al solicitante por la oficina de patentes correspondiente del País de la Comunidad Andina si: 

• Es la primera opinión externa solicitada; o
• Contiene aspectos técnicos no contemplados por una opinión externa previa, a menos que la oficina de patentes observe que el solicitante está modificando las reclamaciones para promover opiniones externas posteriores en un intento de retrasar o extender el proceso de examen.

¹ Los países miembros de la Comunidad Andina son Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.